• • Technologierecherche
    • … zur Erkennung aktiver Wettbewerber auf einem Technologiegebiet
    • … zur Erkennung schutzrechtlich relevanter (blockierter) Techniken
    • … zur Erkennung regionaler / internationaler Forschungsschwerpunkte
    • … zur Aussteuerung eigener Entwicklungen und unternehmerischer Strategien
  • “Stand der Technik” (SdT) Recherche
    • … zur Unterstützung bei der Entwicklung allgemein zugänglicher, schutzrechtsfreier Lösungen
    • … als Basis zur Auffindung darauf aufbauender, u.U. schutzfähiger Innovationen
    • … zur Dokumentation des Fachwissens auf einem Technologiegebiet (z.B. zur Abwehr von Fremdschutzrechten)
  • Kennzeichenrecherche
    • … zur Unterstützung des Marketing bei der Definition unterscheidungskräftiger Kennzeichenrechte
    • … zur Erfassung der Dichte ähnlicher Fremdzeichen zu eigenen Waren / Dienstleistungen
  •  Designrecherche
    • … zur Unterstützung bei der Kreation der Gestaltung von Erzeugnissen mit “Eigenart”
    • … zur Dokumentation des “frei zugänglichen Formschatzes”

• Ist eine neue “Kennzeichenkreation” frei von fremden Markenrechten?
  • … zur Vorbereiten einer eigenen Markenanmeldung
  • … zur Vermeidung rechtlicher Auseinandersetzungen bereits vor Aufnahme einer Benutzung
• Welches “Markenportfolio” hat ein Wettbewerber?
  • … zur Abgrenzung der eigenen Markenstrategie
  • … zur Optimierung und Weiterentwicklung des eigenen Markenportfolios
  • … zur (laufenden) Beobachtung der Aktivitäten der Konkurrenz
• Werden eigene Kennzeichenrechte vom Wettbewerb respektiert, d.h. ein “markenrechtlicher Abstand” eingehalten?
  • … zum “Angriff” auf eine mit der eigenen Marke verwechselbaren jüngeren Marke (Widerspruch, Löschung)
  • … zur Geltendmachung der eigenen Marke gegen unbefugte Benutzer (Abmahnung, Markenverletzung)

• “Stand der Technik” (SdT) Recherche
  • … zur Vorbereitung eigener Patentanmeldungen, d.h. Abgrenzung vom SdT und möglichst schutzfähige Beanspruchung der Erfindung
  • … zur Erkennung bekannter und “schutzrechtfrei benutzbarer” technischer Konzepte
  • … zur Vorbereitung / Unterstützung von Angriffen auf fremde Schutzrechte (Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren gegen Patente; Löschungsverfahren gegen Gebrauchsmuster)
  • … zur Abwehr von Angriffen aus fremden Schutzrechten eines Wettbewerbers
• “Schutzrechtsstrategische Position” im eigenen Technologieschwerpunkt
  • … zur Abgrenzung / Optimierung der eigenen Entwicklungsschwerpunkte
  • … zur gezielten Auffindung noch nicht besetzter Technologiegebiete (“white spaces”)
  • … zur Erkennung (der Dichte) von Fremdschutzrechten auf den eigenen (internationalen) Märkten
• Welches “Patentportfolio” hat ein Wettbewerber?
  • … zur Erkennung möglicher schutzrechtlicher Bedrohungen
  • … zur Beobachtung der schutzrechtlichen Aktivitäten des Konkurrenten

• Welches „Zeichen“ (z.B. Wort, Buchstaben, Zahlen und/oder Bild, Slogan…) ist zur „Kennzeichnung“ vorgesehen?
• Welche Waren oder Dienstleistungen des Unternehmens sollen damit gekennzeichnet werden?
• Soll das Zeichen (auch) als ein Unternehmenskennzeichen oder Werktitel genutzt werden?
• Soll das Zeichen als eine Angabe der geographischen Herkunft der Waren/Dienstleistungen genutzt werden?
• Soll das Zeichen zur Kennzeichnung eines Kollektivs von Unternehmen genutzt werden?
• Soll das Zeichen zur Gewährleistung von bestimmten Eigenschaften der Waren/Dienstleistungen genutzt werden?
• Hat das Zeichen (oder Teile) eine sachlich beschreibende Bedeutung für die Waren/Dienstleistungen?
• Handelt es sich bei der Kennzeichnung um ein („unverständliches“) Fantasieelement (“Wortneuschöpfung”)?
• Liegen die „Märkte“ für die Waren/ Dienstleistungen auch außerhalb von Deutschland?
• Haben Wettbewerber ihren Firmensitz außerhalb von Deutschland?

ABER, z.B.

• “rein” beschreibende Kennzeichen sind „freihaltebedürftig“.
• “Allerweltsbegriffe“ sind nicht „unterscheidungskräftig“.
• Mit Wettbewerbermarken “verwechselbare” Zeichen können in ältere Markenrechte eingreifen.

• Welches technische Problem / Sachgebiet betrifft die „Erfindung“?
• Welche konkreten Nachteile/Unzulänglichkeiten eines bekannten technischen Objektes sollen beseitigt werden?
• Welche “Aufgabe” liegt der Erfindung zu Grunde?
• Mit welchen technischen Maßnahmen soll diese „grundsätzlich“ gelöst werden?
• Welche Vorteile ergeben sich aus der erfindungsgemäßen Lösung?
• Gibt es (in der Praxis) besonders vorteilhafte, ergänzende Lösungsdetails?
• Hat die Erfindung eine gegenständliche, stoffliche und/oder verfahrensmäßige Natur?
• Liegen zeichnerische Darstellungen vor? (Skizzen, Ansichten, Details z.B. Dateiformat dxf bzw. dwg)
• Liegen Ablaufschemata vor?
• Welche (betriebsinternen) Erfinder sind an der Erfindung beteiligt? (Benennung nur bei Patent)
• Sind an der Erfindung auch “fremde” Personen beteiligt, z.B. Angestellte eines anderen Arbeitgebers?
• Liegen die „Märkte“ für die Erfindung auch außerhalb von Deutschland?
• Kann die Dauer der voraussichtlichen Nutzung der Erfindung im Unternehmen bereits abgeschätzt werden?

ABER, z.B.

• Eine Problemlösung darf sich nicht nur in rein “organisatorischen” Anweisungen erschöpfen („Geschäftsmodell“)
• Eine Problemlösung bedarf (einer Kombination von) „technischen“ Maßnahmen („Naturkräfte“).
• Schutzfähige technische Maßnahmen sind in vielen Fällen auch in Problemlösungen enthalten, die pauschal als “Software” bezeichnet werden!

• Weist die Produktgestaltung (Design) markante Elemente auf?
• Welche gestalterischen Merkmale des Designs sollen geschützt werden?
• Liegt der Schwerpunkt des Designs z.B. in einer Silhouette oder einem (Oberflächen-) Muster?
• In welche Erzeugnisse ist das Design aufgenommen oder wird es verwendet?
• Ist das Design aus der Sicht des Gestalters „neu”?
• Sind vergleichbare Produktgestaltungen bekannt?
• Worin wird die gestalterische Besonderheit des Designs gesehen?
• Wie würden sich deren „Eigenart“ beschreiben lassen?
• Liegen (möglichst) zeichnerische Darstellungen von allen Seiten des Produkts vor?
• Liegen (zumindest) fotografische Ansichten von allen Seiten des Produkts vor?
• Sind alle wichtigen Gestaltungsmerkmale aus den Produktdarstellungen ersichtlich?
• Welcher Personen sind am Entwurf des Designs beteiligt?
• Liegen die „Märkte“ für das Produkt auch außerhalb von Deutschland?

ACHTUNG:

• „Erscheinungsmerkmale“, die ausschließlich eine technische Funktion aufweisen, sind nicht schutzfähig!

Anmeldungen nationaler Schutzrechte werden beim Deutschen Patent- und Markenamt [DPMA] mit Sitz in München, sowie Dienststellen in Jena und Berlin, eingereicht. Bei Vorliegen der Schutzvoraussetzungen können Deutsche Patente und Gebrauchsmuster sowie Marken und Designschutzrechte bewirkt werden. Zudem können mit einer nationalen ERST-Anmeldung bereits frühzeitig Informationen über die voraussichtliche Schutzfähigkeit bereitstehen. Diese sind für einen Anmelder bei der Entscheidung darüber, u.U. weitergehende Schutzrechte im Ausland abzuleiten, äußerste hilfreich. So kann

• eine Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung z.B. durch einen Prüfungs- oder Recherchenantrag zügig vorangebracht werden. In der Regel legt das DPMA dann vor Ablauf eines Jahres einen Prüfungsbescheid oder Recherchenbericht vor. Dessen Auswertung ermöglicht eine erste Abschätzung, ob eine Fortführung der Erfindung z.B. in Form einer kostenintensiven Europäischen oder Internationalen NACH-Anmeldung, möglich erscheint.
• eine Markenanmeldung z.B. durch einen Antrag auf beschleunigte Prüfung zügig vorangebracht werden. Dies ermöglicht bereits vor Ablauf eines halben Jahres eine Abschätzung der Eintragungsfähigkeit und ein Optimierung des Verzeichnisses der Waren- und Dienstleistungen. Auch dies kann bei einer Entscheidung, ob das Kennzeichen eventuell für eine kostenintensive NACH-Anmeldung im Rahmen einer sog. Internationalen Registrierung [IR-Marke] geeignet ist, genutzt werden.
• bei einer Designanmeldung u.U. eine Vielzahl von Designs zu einer Sammelanmeldung zusammengefasst werden. Dies vereinfacht das Eintragungsverfahren und reduziert die Amtsgebühren. Designs werden vom DPMA zügig registriert, es sei denn der Anmeldung beantragt – z.B. aus Gründen der Geheimhaltung – eine Aussetzung der Eintragung für max. 30 Mon. Auch eine deutsche Designanmeldung kann vor Ablauf eines halben Jahres in Form eines europäischen Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder einer Internationalen Hinterlegung regional erweitert werden.

Nationale Schutzrechtsanmeldungen werden somit häufig als “Sprungbrett” für eine Ableitung zusätzlicher europäischer und internationaler Schutzrechten genutzt. Trotzdem ist der für einen Unternehmer mit deutschen Schutzrechten verbundene Kostenaufwand – im Vergleich zu europäischen und internationalen Verfahren – in der Regel überschaubar.

Beim Europäisches Patentamt [EPA] mit Sitz in München und Dienststellen in Den Haag und Berlin können europäische Patente beantragt werden. Ein erteiltes europäisches Patent kann in max. 35 Mitgliedsstaaten validiert, auf max. 2 Staaten erstreckt und in max. 4 Nichtmitgliedsstaaten validiert werden. Dabei sind auch Staaten außerhalb der EU enthalten, z.B. Schweiz, Norwegen und Türkei. In der Praxis werden die für einen Unternehmer wichtigen Validierungs- und Erstreckungsstaaten nach wirtschaftlichen Erwägungen ausgewählt.

Beim Europäisches Amt für den gewerblichen Rechtsschutz [EUIPO] mit Sitz in Alicante, Spanien können Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster beantragt werden. Diese Schutzrechte entfalten eine einheitliche Wirkung in der EU.

Grundsätzlich können Schutzrechte auch in jedem Staaten der EU bei der jeweils zuständigen nationalen Behörde beantragt werden. Davon wird in der Praxis – aus Gründen der damit verbundenen nationalen Verfahren und Kosten – nur selten Gebrauch gemacht. Gelegentlich werden Anmeldungen beim sog. Benelux-Amt oder in der Schweiz nachgefragt.

Die “World Intellectual Property Organization” [WIPO] in Genf leistet bei der Erwirkung von Schutzrechten außerhalb von Europa eine wichtige Hilfestellung.

Die WIPO stellt eine “Schnittstelle” zwischen nationalen bzw. europäischen ERST-Anmeldungen und NACH-Anmeldungen bei nationalen Patent- und Markenämtern weltweit dar. Hierzu bietet die WIPO Dienstleistungen im Rahmen des sog. internationalen “Patent System PCT“, des “Trademark System MADRID” und des “Design System HAGUE“. Diese Verfahren ermöglichen einem Anmelder innerhalb einer zentralen “internationalen” Phase einen geordneten Übergang in die nationalen Schutzrechtsverfahren von bis zu 152 Ländern [PCT], 121 Ländern [MADRID] und 70 Ländern [HAGUE].

Aus diese Weise können Schutzrechte in nahezu allen Ländern der Welt “auf den Weg gebracht” werden, z.B. vor dem “Japan Patent Office JPO“, dem “Chinese Patent- and Trademark Office SIPO“, dem “United States Patent- and Trademark Office USPTO“, dem “Korean Patent Office KIPO“, dem “Canadian Intellectual Property Office CIPO” und sehr vielen mehr.

Die Führung der nationalen Verfahren in den einzelnen Ländern obliegt einem lokalen Vertreter. Hierzu verfüge ich über langjährige Kontakte zu einer Vielzahl von nationalen Korrespondenzanwälten. Mit diesen gemeinsam werden Verfahren von Schutzrechtsanmeldungen bis hin zur Durchsetzung von nationalen Schutzrechten, z.B. im asiatischen Raum und Nordamerika, geführt.

Die amtlichen Register z.B. des Deutschen Patent- und Markenamtes [DPMA] und des Europäischen Patentamtes [EPA], aber auch nahezu alle nationalen Patent- und Markenämter weltweit, stellen der Öffentlichkeit eine Vielzahl von bibliographischen Daten von Schutzrechten zur Verfügung.

So sind allgemeine Abfragen, z.B. eine Suche nach Schutzrechten etwa mittels eines Aktenzeichens, einer Bezeichnung, eines Anmeldernamens usw. einfach durchführbar.

Darüber hinaus ermöglichen die Register aber auch die Formulierung von komplexen Abfragen in sog. Expertenmodi. Dabei können mit Hilfe spezieller Retrievalsprachen und unter Einbeziehung amtlicher Klassifikationssysteme – z.B. der “Internationalen Patentklassifikation” [IPC], der “Klassifikation für Waren und Dienstleistungen” [NIZZA], der “Klassifikation für Designs” [LOCARNO] u.v.m. – auch (sehr) komplexe Suchabfragen für (ganz) spezielle Sachverhalte definiert werden.

Suchen und Abfragen dieser Art sind Bestandteil der täglichen Arbeit in der Patentanwaltskanzlei – bis hin zur Definition komplexer “Abfragestrings” sowie der Anlegung und Auswertung von Rechts- und Verfahrensstandsüberwachungen in Rahmen des Monitoring von Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Designs.

Bei komplexen Fragestellungen, etwa bezüglich nationaler Schutzrechte in einem Ausland (China …), kann auch auf die Dienstleistungen des jeweiligen Korrespondenzanwalts bzw. spezialisierter Datenbankanbieter zurückgegriffen werden.

Weiterhin können im Einzelfall auch spezialisierte Recherchendienstleister eingebunden werden, z.B. bei der Abwehr einer Inanspruchnahme aus einem Fremdschutzrecht, der Vorbereitung eines Angriffs auf ein Fremdschutzrecht oder der Vorbereitung der Durchsetzung eines eigenen Schutzrechts gegen einen Wettbewerber.

Vor der Beauftragung eines solchen Dienstleisters wird von diesem eine Abschätzung der voraussichtlich zu erwartenden Kosten eingeholt. Auch wenn eine solche in der Regel nur unverbindlich sein wird, kann ein Mandant dennoch diese an dem wirtschaftlichen Interesse, dass er mit einer Aktion verbindet, spiegeln und seine Entscheidungen auf eine sachgerechtere Grundlage stellen.

Auch die eigenen Schutzrechte bedürfen einer regelmäßigen “Verwaltung und Pflege”!

Nach Anmeldung, Eintragung, Erteilung. bzw. Registrierung sind eine Vielzahl gesetzliche Fristen zu überwachen, z.B. der Ablauf der Prioritätsfrist für eine mögliche Schutzrechtsnachanmeldung, die Einspruchsfrist bei einem Patent, die Widerspruchsfrist bei einer Marke, das Ende der sog. “Benutzungsschonfrist” einer Marke, der Ablauf der Frist zur Aussetzung der Eintragung eines Gebrauchsmusters, und viele mehr.

Weiterhin sind zur Aufrechterhaltung der Schutzrechte regelmäßig Gebühren an die jeweiligen Ämter zu entrichten. Die Nicht-Zahlung einer amtlichen Gebühr zur Aufrechterhaltung hat den Untergang des jeweiligen Schutzrechts zur Folge.

Ich biete eine umfassende Verwaltung des Schutzrechtsportfolios meiner Mandanten. Dabei werden gesetzliche und verfahrensbedingte Fristen überwacht. Insbesondere werden die Fristen zur Entrichtung der für eine Aufrechterhaltung der Schutzrechte notwendigen amtlichen Gebühren überwacht.

Mit Hilfe von Formbriefen werden meine Mandanten rechtzeitig auf anstehende Fristen und die bis dahin vorzunehmenden Handlungen hingewiesen, z.B. die Überwachung der Fristen zur Entrichtung der Jahresgebühren bei Patenten uvm. . Die Durchführung des Einzahlungsservices erfolgt, wenn das Einverständnis des Mandanten für die Fortführung des Schutzrechts vorliegt.

Schutzrechte stellen für einen Unternehmer einen wertvollen Besitzstand dar, insbesondere wenn diese über einen breiten Schutzbereich verfügen. So steht vielfach die ausschließliche eigene Nutzung der Schutzrechte im Vordergrund, d.h. der Gebrauch der damit verbundenen Ausschließlichkeitsrechte gegenüber Dritten und gegebenenfalls deren Verteidigung gegen Verletzer.

• • • Damit sollen nicht nur die Ausgaben wieder kompensiert werden (“Return of Investment“), sondern natürlich auch ein Gewinn erwirtschaftet werden. Dieser ist auch eine Art Belohnung für die vorangegangenen innovativen Anstrengungen und Risiken.
    • Die exklusive Nutzung eigener, wertvoller Schutzrechte ist zudem als ein Aushängeschild für die unternehmerische Innovationskraft anerkannt, und kann auch vom Marketing gezielt eingesetzt werden.
    • Eigene Schutzrechte stellen eine Sperre für den Wettbewerb dar, der diese zu respektieren hat. Andernfalls muss der Wettbewerb eigene Kosten, Mühen und Risiken auf sich nehmen in der Hoffnung, eine gleichwertige Umgehungslösung zu erzielen.

Die Ausschließlichkeitsrechte sind in Art und Umfang vom Typ des jeweiligen Schutzrechts abhängig. Die mögliche Nutzbarkeit z.B. einer Marke, eines Patents oder Designs wird möglichst schon vor deren Anmeldung mit dem Mandanten erörtert. So kann in jedem Einzelfall z.B. der angestrebte Schutzbereich mit den dafür voraussichtlich erforderlichen Aufwendungen abgewogen werden.

Lizenzverträge ermöglichen es dem Inhaber ausgewählten Geschäftspartnern „maßgeschneiderte“ Nutzungsrechte an einem gewerblichen Schutzrecht einzuräumen – in der Regel gegen Gebühren. Nachfolgend einige Beispiele:

• Verwertungslizenzen (Patent- und Know-How-Lizenzverträge)
  • „Einfacher“ Lizenzvertrag

Einräumung einer nicht-ausschließlichen, kostenpflichtigen Benutzungserlaubnis an einer patentierten Technologie einschließlich des für eine Benutzung erforderlichen „Know-How“ unter bestimmten Randbedingungen an einen Lizenznehmer (von mehreren).

• • „Ausschließlicher“ Lizenzvertrag

Einräumung einer ausschließlichen, kostenpflichtigen Benutzungserlaubnis an einer patentierten Technologie einschließlich des für eine Benutzung erforderlichen „Know-How“ unter bestimmten Randbedingungen NUR an einen Lizenznehmer.

• Lizenzaustauschvertrag

Vereinbarung zwischen Wettbewerbern, wechselseitig auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus der Verletzung von (bestimmten) Schutzrechten zu verzichten (Cross-licensing). Hiermit soll eine geschäftliche Weiterarbeit sichergestellt werden, die ohne eine erlaubte Benutzung der Schutzrechte des Wettbewerbers nicht möglich wäre (Freedom of Operation).

• Markenlizenzvertrag

Einräumung der Erlaubnis der Benutzung einer Marke (Anbringung auf Produkten) unter bestimmten, genau spezifizierten Randbedingungen, z.B. in einem vereinbarten Vertragsgebiet (Franchise- und Merchandising Licence Agreements).

Lizenzverträge müssen den kartellrechtlichen Vorschriften genügen.

In besonderen Ausnahmefällen (Marktanteilsschwellen, Kernbeschränkungen) kann die Lizensierung von Schutzrechten zu einer Beschränkung des Wettbewerbs führen und somit in Konflikt stehen zu nationalen (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB) und europäischen Kartellvorschriften (Art. 101, 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union AEUV). Eventuell kann dann eine Freistellung auf Grundlage der Technologietransfer-Gruppenfreistellungsverordnung (TT-GVO) in Betracht kommen. All dies wäre aber im Einzelfall zu überprüfen.

· Einfaches „kostenloses“ Mitbenutzungsrecht

Ist weder das betroffene Schutzrecht noch die beanstandete Benutzung wirtschaftlich besonders bedeutsam, können hiermit Kollisionen bei technischen Schutzrechten „aus dem Wege“ geräumt und aufwendige weitere Auseinandersetzungen vermieden werden.

Aspekte

• Berechtigungsanfrage

Im Vorfeld einer möglichen schutzrechtlichen Auseinandersetzung wird hiermit der Sachstand „ausgelotet“. „Unterwirft“ sich der angeschriebene Wettbewerber nicht oder trägt er keine substantiierten Verteidigungsmittel vor, dann können weitere Angriffsmittel, z.B. eine Abmahnung, in Erwägung gezogen werden.

• strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung

Hiermit kann eine Schutzrechtsauseinandersetzung außergerichtlich durch eine unwiderrufliche, vertragliche Verpflichtung ausgeräumt werden.

• Abmahnung

Hiermit wird ein vermeintlicher Schutzrechtsverletzer unter Androhung gerichtlicher Schritt zumindest aufgefordert, die weitere Benutzung zu unterlassen. Häufig wird auch auf die Geltendmachung von Schadenersatz hingearbeitet.

• markenrechtliche Abgrenzungs- und Verpflichtungserklärung

Diese ermöglicht es, dass zur Vermeidung von weitergehenden Verfahren, z.B. Widerspruchsverfahren, in der Praxis häufig auftretende „Überlappungen“ in den Verzeichnissen der Waren- und Dienstleistungen zu „bereinigen“.

Nachfolgend sind einige Aspekte, die bei der Durchsetzung von Schutzrechten häufig auftreten, kurz zusammengestellt.

• Klage mit Anspruch auf

o   … Besichtigung

o   … Unterlassung der Benutzung (Wiederholungs- bzw. Erstbegehungsgefahr)

o   … Auskunft- und Rechnungslegung über den Umfang der Benutzung

o   … Schadenersatz

o   … Beseitigung verletzender Gegenstände

o   … Herausgabe einer Bereicherung

o   … Entschädigung (bei offen gelegter, noch nicht erteilter Patentanmeldung)

o   … Urteilsveröffentlichung

• Einstweilige Verfügung

Grundsätzlich können die Ansprüche auf Unterlassung und Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der schutzrechtsverletzenden Waren auch in einem solchen summarischen Verfahren geltend gemacht werden. Es muss sich dabei aber um eine „zweifelsfreie Rechtsverletzung“ handeln. Dies ist in der Praxis wegen der Komplexität der technischen Sachverhalte oft schwierig.

• Grenzbeschlagnahme durch die Zollbehörde

Hierzu müssen der Zollbehörde Anhaltspunkte für die Verletzung eines Schutzrechts vorliegen. Für einen behördlichen Zugriff muss sich die beanstandete Ware zudem in zollamtlicher Überwachung befinden (z.B. Hafen, Messe).